A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso de uma fabricante de calçados e determinou que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) reanalise o seu pedido de registro da marca Perdigão, utilizada por ela desde 1990.
Para o colegiado, foi indevido o ato do INPI que indeferiu a solicitação com fundamento na possibilidade de aproveitamento parasitário, decisão posteriormente mantida, em recurso administrativo, em razão do alto renome da marca de produtos alimentícios Perdigão – já que esse status especial ainda não havia sido concedido no momento do pedido de registro pela empresa calçadista.
O recurso teve origem em ação proposta pela fabricante de calçados para anular ato do INPI que indeferiu o registro da marca mista Perdigão, depositada em fevereiro de 1996, sob o argumento de que haveria a possibilidade de aproveitamento parasitário por parte da requerente.
Interposto recurso administrativo, o INPI, quase 11 anos depois, manteve o indeferimento, sob a alegação de que a marca de alimentos Perdigão possuía alto renome, fato que impediria o registro de marcas idênticas, ainda que para produtos distintos.
A empresa argumentou que, desde 1990, a sua marca Perdigão vem sendo utilizada para designar os calçados produzidos na cidade de Perdigão (MG). Ressaltou que os produtos a que se refere sua marca são distintos daqueles comercializados sob a outra marca, cujo status de alto renome foi reconhecido posteriormente.
O juízo de primeiro grau, mesmo entendendo que a marca de produtos alimentícios não detinha, na época do depósito da marca de calçados, o status especial, concluiu que, sendo ela amplamente conhecida, sua proteção, à luz da teoria da diluição, deveria impedir o registro de signos idênticos ou semelhantes também em segmentos distintos. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2º Região.
Na apreciação do Recurso Especial, o STJ entendeu que houve equívoco na decisão que negou o registro, uma vez que a marca de alimentos Perdigão – embora atualmente tenha o status de alto renome reconhecido pelo INPI – não detinha essa condição na época do depósito, nem no momento do indeferimento administrativo.
O julgamento esclareceu que a diluição, no direito de marcas, é a perda gradual da força distintiva de determinado signo, que ocorre pelo uso, por terceiros, de signo idêntico para designar produtos e serviços distintos daqueles inicialmente referidos de forma exclusiva pela marca registrada, ainda que não haja confusão. Ressaltou também que o Brasil optou, desde 1967, por garantir proteção específica contra a diluição apenas para marcas que tenham alcançado um grau diferenciado de conhecimento pelo seu público-alvo.
Como o status especial da marca de produtos alimentícios Perdigão ainda não havia sido concedido no momento do pedido de registro pela empresa calçadista, o princípio da especialidade seria aplicável naquele momento, razão pela qual o STJ determinou que o INPI reanalise o caso.